Marcas y M&A: el riesgo de mirar solo lo que está registrado

Si en una compraventa de empresa se advirtiera, sorpresivamente, que la marca no forma parte del activo transmitido, lo habitual sería replantear toda la operación. En una gran parte de los casos, sin la marca no tiene sentido adquirir el negocio, o como mínimo, obliga a revisar el precio a la baja.

Pese a ello, la revisión legal de las marcas no suele recibir la atención que merece. Persiste la idea de que, en materia marcaria, basta con comprobar si se transmite “la marca” o no. Sin embargo, la realidad es más compleja: las marcas son derechos territoriales, dinámicos y sujetos a vigilancia constante. Distintas empresas con marcas comparables pueden tener carteras de marcas en estados de salud muy dispares, lo que evidentemente afectará a su valoración.

Además de reivindicar este enfoque, detallaremos los principales puntos a revisar al hacer la oportuna due diligence, además de, si podemos evitarlo, no avisar hasta el viernes por la tarde.

Entender el negocio antes que la cartera de marcas

La revisión de marcas no debería limitarse a confirmar que los registros existen y están renovados. El verdadero objetivo es comprender qué papel desempeña la marca en el negocio. Antes de consultar bases de datos o solicitar certificados, conviene entender la estrategia comercial del target: el peso de la marca en la captación de clientes, la existencia de submarcas o líneas dependientes, o los planes de expansión a nuevos mercados. Evaluar una cartera de marcas no es comprobar si los registros están vigentes, sino determinar si cubren las necesidades reales del negocio.sumidores finales.

La valoración de la marca

Determinar el valor de una marca es, literalmente, la pregunta del millón en operaciones de M&A. Su notoriedad, reputación y capacidad de generar clientela pueden representar la parte más relevante del precio, aunque no figure en el balance. Pero no se trata de valorar una entidad abstracta denominada “la marca”, sino una cartera concreta, con registros, plazos y riesgos específicos.

Por eso la due diligence debe realizarse antes de la evaluación económica. La detección de omisiones o defectos puede implicar costes adicionales para el comprador, o incluso, en los casos más graves, la imposibilidad de desarrollar el negocio en determinados mercados o sectores.

Lo que no se ve

Los problemas importantes rara vez aparecen en la primera revisión documental. Es frecuente encontrar marcas registradas a nombre de sociedades del grupo disueltas (lo que en algunas jurisdicciones puede complicar enormemente la transferencia) o incluso de antiguos socios o fundadores. También es común que la empresa utilice versiones de la marca distintas de las registradas, con el consiguiente riesgo de caducidad por falta de uso.

De igual forma, no debe asumirse que un registro “en trámite” equivale a una marca en orden. Un expediente puede arrastrar oposiciones o acciones de nulidad o caducidad, limitaciones o gravámenes no resueltos que comprometan su validez o transmisibilidad.

Acuerdos de coexistencia

Uno de los elementos más delicados son los acuerdos de coexistencia. Normalmente se firman para resolver un conflicto puntual, pero pueden contener limitaciones territoriales o sectoriales que pasen desapercibidas. En operaciones internacionales, un acuerdo de coexistencia firmado hace años puede impedir al comprador usar la marca en mercados estratégicos sin que nadie lo advierta durante la Due Diligence. Es posible que tras la operación mercantil se abran posibilidades comerciales no contempladas hasta ahora, y precisamente porque hasta el momento parecían inviables, es posible que su renuncia fuera objeto de un acuerdo de coexistencia.

Estos acuerdos deben analizarse con el mismo rigor que cualquier contrato de licencia, pues pueden condicionar de forma decisiva la expansión futura de la empresa o incluso su valoración.

Por tanto, una due diligence marcaria bien planteada no consiste en recopilar documentos, sino en entender qué cobertura marcaria necesitará el negocio en el futuro.

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