Marques i fusions i adquisicions: el risc de mirar només el que figura als registres

Si en una compravenda d'empresa s'advertís, sorprenentment, que la marca no forma part de l'actiu transmès, seria habitual replantejar tota l'operació. En gran part dels casos, sense la marca no té sentit adquirir el negoci, o com a mínim, obliga a revisar el preu a la baixa.

Tot i això, la revisió legal de les marques no sol rebre l'atenció que mereix. Persisteix la idea que, en matèria marcaria, només cal comprovar si es transmet “la marca” o no. Tot i això, la realitat és més complexa: les marques són drets territorials, dinàmics i subjectes a vigilància constant. Diferents empreses amb marques comparables poden tenir carteres de marques en estats de salut molt dispars, cosa que evidentment afectarà la seva valoració.

A més de reivindicar aquest enfocament, detallarem els principals punts a revisar en fer l'oportuna due diligence, a més de, si ho podem evitar, no avisar fins divendres a la tarda.

Entendre el negoci abans que la cartera de marques

La revisió de marques no hauria de limitar-se a confirmar que els registres existeixen i estan renovats. El veritable objectiu és comprendre quin paper exerceix la marca en el negoci. Abans de consultar bases de dades o sol·licitar certificats, convé entendre l'estratègia comercial del target: el pes de la marca a la captació de clients, l'existència de submarques o línies dependents, o els plans d'expansió a nous mercats. Avaluar una cartera de marques no és comprovar si els registres són vigents, sinó determinar si cobreixen les necessitats reals del negoci.sumidors finals.

La valoració de la marca

Determinar el valor d‟una marca és, literalment, la pregunta del milió en operacions de M&A. La seva notorietat, reputació i capacitat de generar clientela poden representar la part més rellevant del preu, encara que no figuri al balanç. Però no es tracta de valorar una entitat abstracta anomenada “la marca”, sinó una cartera concreta, amb registres, terminis i riscos específics.

Per això la due diligence s'ha de fer abans de l'avaluació econòmica. La detecció d'omissions o defectes pot implicar costos addicionals per al comprador, o fins i tot, en els casos més greus, la impossibilitat de desenvolupar el negoci a determinats mercats o sectors.

El que no es veu

Els problemes importants poques vegades apareixen a la primera revisió documental. És freqüent trobar marques registrades a nom de societats del grup dissoltes (cosa que en algunes jurisdiccions pot complicar enormement la transferència) o fins i tot d'antics socis o fundadors. També és comú que l'empresa utilitzi versions de la marca diferents de les registrades, amb el risc de caducitat consegüent per manca d'ús.

De la mateixa manera, no cal assumir que un registre “en tràmit” equival a una marca en ordre. Un expedient pot arrossegar oposicions o accions de nul·litat o caducitat, limitacions o gravàmens no resolts que comprometin la seva validesa o transmissibilitat.

Acords de coexistència

Un dels elements més delicats són els acords de coexistència. Normalment se signen per resoldre un conflicte puntual, però poden contenir limitacions territorials o sectorials que passin desapercebudes. En operacions internacionals, un acord de coexistència signat fa anys pot impedir al comprador fer servir la marca en mercats estratègics sense que ningú ho adverteixi durant la Due Diligence. És possible que després de l'operació mercantil s'obrin possibilitats comercials fins ara no contemplades, i precisament perquè fins ara semblaven inviables, és possible que la seva renúncia fos objecte d'un acord de coexistència.

Aquests acords s'han d'analitzar amb el mateix rigor que qualsevol contracte de llicència, ja que poden condicionar de manera decisiva l'expansió futura de l'empresa o fins i tot la valoració.

Per tant, una due diligence marcaria ben plantejada no consisteix a recopilar documents, sinó a entendre quina cobertura marcaria necessitarà el negoci en el futur.

Pots consultar altres articles elaborats pels Departaments de PI o Mercantil, aquí.